Auswirkungen des Brexit auf EU Marken und EU Designs

Kurz zusammengefasst:

Was muss ich als Marken-/Designinhaber tun?

Gute Nachrichten. Alle EU Marken (EUTM) und Gemeinschaftsgeschmacksmuster (EU Design; CD) werden im Vereinigten Königreich (UK) geklont. Sie müssen nichts tun, außer …

  • eine Anmeldung für eine EUTM oder CD ist am 01.01.2021 anhängig. Dann müssen Sie diese in UK noch einmal anmelden, und zwar bis zum 30.09.2021; hier ist also noch ein wenig Zeit; oder
  • Sie haben eine EUTM oder CD Eintragung und wollen kein geklontes UK Recht erwerben; dann können über ein „Opt-Out“ darauf verzichten.

 

Umfassender „Leitfaden zu den Klonkriegen“

Was passiert mit EU Marken und EU Designs?

Die wichtigsten Änderungen betreffen EU Marken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster.  Ab dem 01.01.2021 werden bestehende Eintragungen von Europäischen Marken (EUTM) und Gemeinschaftsgeschmacksmustern (CD) naturgemäß nicht mehr für das Vereinigte Königreich gelten.

Aus der EUTM bzw dem CD wird eine nationale Marke bzw ein nationales Geschmacksmuster für UK geklont, die/das den gleichen Anmelde- und Prioritätstag wie das EUTM bzw das CD geniesst.  Sie werden dann zwei Rechte besitzen, was vorher eines war. Das EUTM bzw das CD und das geklonte UK Recht.

Das Klonen erfolgt automatisch und ohne Kosten.

CDs, die gegenwärtig Gegenstand einer aufgeschobenen Veröffentlichung sind, sollten am oder vor dem 31.12.2020 veröffentlicht werden, um sicherzustellen, dass das geklonte UK Recht automatisch und ohne Zahlung offizieller Gebühren entsteht.

Was sind diese geklonten UK Rechte und wie werden sie genannt?

Die geklonten Rechte werden „vergleichbare Marke (EU)“ und „vergleichbare Marke (IR)“ genannt (bei einer internationale Benennung der EU).

Bei geklonten Designs ist es etwas komplizierter:

  • Ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird zu einem „Neueingetragenes Geschmacksmuster“ geklont.
  • Ein bestehendes internationales Geschmacksmuster, das die EU benennt, wird in ein „Neueingetragenes Internationales Geschmacksmuster“ geklont.
  • Ein bestehendes nicht-eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird in ein „Weitergeführtes nicht-eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ geklont.
  • Nicht eingetragene Geschmacksmuster, die nicht unter die derzeitige britische Regelung für nicht-eingetragene Geschmacksmusterrechte fallen werden als „Ergänzende nicht-eingetragene Geschmacksmuster“ bezeichnet.

Was geschieht mit EUTM- oder CD-Anmeldungen, die am 01.01.2021 anhängig sind?

EUTM- oder CD-Anmeldungen, die am 31.12.2020 anhängig sind, werden nicht geklont.  Stattdessen muss der Rechtsinhaber bis zum 30.09.2021 erneut eine Anmeldung für eine nationale Marke oder ein Geschmacksmuster für UK einreichen. Die neu eingereichte UK Registrierung wird das gleiche Anmelde- und Prioritätsdatum haben wie die EUTM oder das CD.

Abgesehen davon haben die neu eingereichten UK Registrierungen nach britischem Recht ihr eigenes Schicksal.

Benötige ich eine Adresse oder einen Vertreter/Markenagenten/Anwalt in UK?

Es ist nicht unmittelbar erforderlich, eine Adresse im Vereinigten Königreich für die Zustellung im Falle geklonter UK Rechte im Vereinigten Königreich zu benennen, aber ab dem 01.01.2024 wird dies erforderlich sein. Wir empfehlen, dies trotzdem so früh wie möglich zu tun.

Für neu eingereichte UK Rechte benötigen Sie natürlich sofort eine UK-Adresse oder einen UK-Vertreter.

Was ist mit Erneuerungen der geklonten UK Marken und Geschmacksmuster?

Wenn die Erneuerung am oder vor dem 31.12.2020 fällig ist, lassen Sie diese Erneuerung für Ihre EUTM bzw Ihre CD beim EU Amt für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Wirkung auch für das geklonte UK Recht durchführen. Dies gilt auch, wenn das Verlängerungsdatum in den sechs Monaten vor dem 31.12.2020 fällig war und die EUTM innerhalb der Nachfrist verlängert wurde.

Für alle Verlängerungen, die am oder nach dem 01.01.2021 fällig werden (auch wenn Sie die Verlängerungsgebühren vor diesem Datum (!) bezahlt haben), muss die geklonte UK Registrierung getrennt von der EU Basis beim UK Amt für geistiges Eigentum (UKIPO) verlängert werden. Das geklonte UK Recht hat das gleiche Verlängerungsdatum wie seine EU-Basis. Das UKIPO gewährt Ihnen eine zusätzliche 6-monatige Gnadenfrist zur Verlängerung Ihrer UK-Marke für alle Verlängerungen, die im Vereinigten Königreich bis zum 30.06.2021 fällig sind.

Was ist mit Lizenzen, die auf EUTM- oder CD-Basis erteilt wurden?

Wenn eine bestehende EUTM oder ein CD am 31.12.2020 Gegenstand einer Lizenz ist, ist diese Lizenz auch für die geklonten UK Rechte gültig, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren.

Was muss ich im Hinblick auf eine rechtserhaltende Nutzung und den Ruf meiner EUTM beachten?

Die Verwendung in den restlichen EU-Mitgliedsstaaten (also allen außer in UK)  innerhalb der fünf Jahre vor dem 31.12.2020, die ein rechtserhaltende Benutzung der EUTM sicherstellt, wird auch die Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung der geklonten UK Marke herangezogen. Dasselbe gilt für die Beurteilung der Reputation einer geklonten UK Marke vor dem 31.12.2020. Danach werden die Verwendung und/oder der Ruf im Vereinigten Königreich und im Rest der EU getrennt behandelt.

Was geschieht in anhängigen EUIPO-Verfahren?

Widersprüche, die am 01.01.2021 gegen eine Anmeldung einer EUTM anhängig sind, müssen gegen die neu eingereichte UK Marke erneut eingebracht werden.

Falls zum 31.12.2020 ein Antrag auf Verfall oder Nichtigerklärung gegen eine EUTM bzw ein CD anhängig ist und die EUTM bzw das CD anschließend aufgrund dessen für nichtig erklärt wird, wird auch das geklonte UK Recht für nichtig erklärt (vorausgesetzt, die Gründe für die Ungültigkeit gelten auch für UK).

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