UPC – Das Ende des „Divisional Game“?
Mit einer bemerkenswerten Entscheidung vom 22. Oktober 2026 hat die Zentralkammer Mailand des UPC in Sandoz AG v. Novo Nordisk A/S (UPC_CFI_2221/2026) erstmals deutlich gemacht, dass Patentinhaber ein anhängiges Nichtigkeitsverfahren nicht ohne Weiteres dadurch ins Leere laufen lassen können, dass sie das Streitpatent fallen lassen und den Gegenstand über Teilanmeldungen weiterverfolgen.
Hintergrund ist das aus der Praxis bekannte „Divisional Game“: Gerät ein Patent im Nichtigkeitsverfahren unter Druck, kann der Inhaber die Zustimmung zu der erteilten Fassung gemäß Art. 113(2) EPÜ zurücknehmen, während ähnliche oder im Wesentlichen gleiche Gegenstände in Teilanmeldungen verbleiben. Für den Nichtigkeitskläger besteht dann das Risiko, dass er zwar das aktuelle Streitpatent beseitigt, sich jedoch später erneut mit einem Patent aus derselben Familie auseinandersetzen muss.
Die Mailänder Zentralkammer setzt diesem Vorgehen nun mögliche Grenzen. Nach Auffassung des Gerichts umfasst die Zuständigkeit des UPC auch die Befugnis, die Wirksamkeit des ihm übertragenen Rechtsschutzes gegen Umgehungsstrategien zu sichern. Dies schließt ausdrücklich den missbräuchlichen Einsatz von Teilanmeldungen ein.
Das kann weitreichende Folgen haben: Das UPC hält es insbesondere für möglich, ein Nichtigkeitsverfahren trotz Rücknahme des Patents nicht gemäß Regel 360 VerfO zu beenden, sondern über die Rechtsbeständigkeit des Patents weiterzuentscheiden. Darüber hinaus könne die Zentralkammer im Rahmen vorläufiger oder sichernder Maßnahmen gegebenenfalls sogar verhindern, dass der Patentinhaber seine Zustimmung zur erteilten Fassung nach Art. 113(2) EPÜ zurücknimmt, wenn dies notwendig ist, um die Effektivität des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens zu sichern.
Eine allgemeine „Arrow Declaration“ nach britischem Vorbild hat das UPC allerdings nicht eingeführt. Eine vom konkreten Patent losgelöste Feststellung, wonach ein bestimmter Gegenstand zum Prioritätstag naheliegend gewesen sei, fällt nach Ansicht der Zentralkammer nicht in die Zuständigkeit des UPC.
Die Entscheidung bedeutet auch noch nicht, dass Novo Nordisk tatsächlich rechtsmissbräuchlich gehandelt hat. Darüber ist erst in der Sache zu entscheiden. Die grundsätzliche Botschaft ist dennoch bemerkenswert: Die Flucht in Teilanmeldungen muss einen Patentinhaber nicht davor schützen, dass das UPC die Rechtsbeständigkeit des ursprünglichen Patents weiterhin beurteilt.
Das letzte Wort dürfte damit noch nicht gesprochen sein. Die Zentralkammer hat die Berufung gegen die gesamte Entscheidung zugelassen.
In Österreich ist es im Übrigen in § 112 PatG gesetzlich geregelt, dass das Patentamt Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen fortsetzen darf.