La società Natuzzi, titolare del marchio “Divani&Divani” ha chiesto di inibire alla società “Divini&Divani” l’uso dell’omonimo marchio per divani e poltrone e di accertare la concorrenza sleale.
Seppure il segno registrato dalla Natuzzi originariamente è debole, esso aveva acquisito una forte capacità distintiva in ragione dell’intenso uso commerciale e pubblicitario. Inoltre, il consumatore medio può essere tratto in inganno sull’origine di un prodotto avente grande notorietà sul mercato anche internazionale, stante la oggettiva ed estrema somiglianza tra i segni con la “Divini&Divani”.
La Corte d’Appello aveva qualificato il marchio dell’attrice, “Divani&Divani”, come debole perché composto con parola di uso comune, senza una originalità connessa alla ripetizione della parola e all’inserimento della “e” commerciale (&), con la conseguenza che la sua tutela è limitata alla imitazione integrale, non ravvisabile nella fattispecie; inoltre, aveva ritenuto non rilevante, al fine di accertare la natura debole o forte del marchio, la sua elevata diffusione commerciale e pubblicitaria, a causa del prolungato uso e delle caratteristiche stilistiche del segno adottato.
La Corte di Cassazione ha espresso, che la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non impedisce il riconoscimento della tutela nei confronti della contraffazione, in presenza dell’adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante. Quindi anche il marchio debole è protetto dalla contraffazione se la variante non esclude il rischio di confusione rispetto al nucleo del marchio cui è affidata la funzione descrittiva.
Anche una parola di uso comune può costituire un marchio registrabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso da un accostamento di fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. E possibile che un marchio, originariamente debole, diventi forte per effetto dell’elevata diffusione commerciale e pubblicitaria.
In applicazione di questo principio, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se il marchio “Divani&Divani” avesse accumulato in sé una forza distintiva tale da fare riconoscere come rafforzata la propria capacità distintiva, per effetto del suo diffuso utilizzo a livello nazionale ed internazionale e del duraturo sostegno pubblicitario, come ritenuto dal primo giudice che lo aveva giudicato notorio e rinomato.
La Corte di Cassazione cassò la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’Appello.