Trolle sind unberechenbare, meist „spitzbübische“ Fabelwesen der nordischen Mythologie. Im Patentrecht sind sogenannte „Patent-Trolle“, welche Patente zur bloßen Geldmacherei gegen „angebliche Verletzer“ einsetzen, durchaus bekannt. Das Pendant bei Marken, den “Marken-Troll”, gibt es selten, aber doch:
Eine Fabel hat es, dass ein „Troll-Ehepaar“ schon seit „Jahrhunderten“ aus dem deutschen Gelsenkirchen heraus in ganz Europa Schabernack treibt, insbesondere mit DA VINCI-Marken. Kürzlich hat der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) die „Trolle“ wieder einmal ins „Fabelland zurück getrieben“ (23.10.2019, I ZR 46/19 – Da Vinci, DaVinci).
Schon zuvor war das „Troll-Ehepaar“ gezwungen, „trollig“ zu sein: Der „Troll-Mann“ hatte die deutsche Marke „LEONARDO DA VINCI“ für zahllose Waren und Dienstleistungen registriert. Dazu hat das deutsche Bundespatentgericht bzw die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts bereits 2006 festgestellt bzw entschieden (28 W (pat) 103/06 des Bundespatentgerichts):
„Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 19. Oktober 2006 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, […] Ob der Erlöschungsgrund der Bösgläubigkeit vorliege, könne bei dieser Sachlage letztlich dahingestellt bleiben, es müsse aber festgehalten werden, dass sich der Markeninhaber einen zweifelhaften Ruf im Umgang mit Markenanmeldungen erworben habe. So seien Markenanmeldungen wie „MONA LISA“ oder „Johannes Sebastian Bach“ nicht nur Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen gewesen, sondern auch ausführlich in den Medien thematisiert worden.“ […] „Bei dieser Sachlage konnte die Frage unerörtert bleiben, ob neben der fehlenden Unterscheidungskraft noch weitere Löschungsgründe gegeben sind, insbesondere ob der Markeninhaber bei der Anmeldung des Zeichens bösgläubig war.“
Nun legte der BGH gegen die – nach der Insolvenz des „Troll-Manns“ inzwischen mit Unionsmarken für Da Vinci für in Summe alle Waren und Dienstleistungen tätig gewordene – „Troll-Frau“ nach:
Den Grundsätzen von Treu und Glauben kann es widersprechen, wenn der Inhaber eines Kennzeichenrechts sich auf eine nur formale Rechtsstellung beruft. Von einer missbräuchlichen Ausnutzung einer formalen Rechtsstellung ist auszugehen, wenn ein Markeninhaber (1) eine Vielzahl von Marken für unterschiedliche Waren oder Dienstleistungen anmeldet, (2) hinsichtlich der in Rede stehenden Marken keinen ernsthaften Benutzungswillen hat – vor allem zur Benutzung in einem eigenen Geschäftsbetrieb oder für dritte Unternehmen aufgrund eines bestehenden oder potentiellen konkreten Beratungskonzepts – und (3) die Marken im Wesentlichen zu dem Zweck gehortet werden, Dritte, die identische oder ähnliche Bezeichnungen verwenden, mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen zu überziehen.
Danach kann sich der „Markentroll“ auf die vertraglichen Rechte aus den Unterlassungserklärungen nicht berufen, nachdem die Beklagten die Einrede des Rechtsmissbrauchs erhoben haben. Das Berufungsgericht ist ohne Rechtsfehler davon ausgegangen, dass der „Markentroll“ die Klagemarke für Beleuchtungsgeräte ohne ernsthaften Benutzungswillen zu dem Zweck angemeldet hat, Zeichennutzer mit Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen überziehen zu können.
Das Berufungsgericht hat angenommen, der „Markentroll“ habe neben der Klagemarke weitere elf Marken angemeldet, die teils für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen unterschiedlichster Branchen Schutz beanspruchten. Ein Konzept zur Nutzung der Marken sei nicht ersichtlich. In einem solchen Fall treffe den Markeninhaber eine gesteigerte sekundäre Darlegungslast. Er müsse die hinter den Markenanmeldungen stehenden Überlegungen schildern und die jeweils entfalteten Vermarktungsbemühungen und die hierbei erzielten Erfolge im Rahmen des Zumutbaren offenlegen. Der „Markentroll“ habe kein einziges Konzept zur Vermarktung irgendeiner ihrer Marken präsentiert, sondern nur pauschal jahrelange, umfangreiche Benutzungshandlungen behauptet. Mit dem zweitinstanzlichen Vortrag zu beispielhaft geschlossenen Lizenzverträgen sei der „Markentroll“ ausgeschlossen, weil es sich um nicht zugelassene neue Angriffsmittel handele.