Successo davanti alla Corte d’Appello sui limiti della consegna di prove nel senso del art. 59 UPCA

Con sentenza del 29 giugno 2026 (UPC_CoA_57/2026), la Corte d’Appello del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) ha fornito importanti chiarimenti in merito alla produzione delle prove ai sensi dell’art. 59 dell’UPCA. La decisione apporta maggiore chiarezza alla distinzione tra l’acquisizione ammissibile di prove e l’inammissibile «fishing expedition» – e allo stesso tempo pone limiti chiari alle ordinanze di divulgazione eccessivamente ampie.

Il caso riguardava un procedimento per violazione di brevetto dinanzi alla divisione locale di Copenaghen. La ricorrente contestava alla convenuta una violazione indiretta, basandosi, tra l’altro, su documenti di marketing e su una perizia delle parti.

La convenuta contestava la violazione, argomentando in particolare in merito alla configurazione tecnica concreta e al funzionamento dell’impianto. Un grafico presente nei documenti di marketing illustrava l’oggetto contestato con una rappresentazione tecnicamente non corretta. In tale contesto, la ricorrente ha chiesto la produzione dei disegni costruttivi completi di tutti gli impianti simili, delle istruzioni per l’uso e la manutenzione e di tutti gli altri documenti consegnati ai clienti. La Camera locale di Copenaghen ha accolto integralmente tale richiesta.

La Corte d’appello conferma innanzitutto la funzione fondamentale dell’art. 59 UPCA e della Rule 190 RoP: La concessione dell’accesso alle prove che si trovano in possesso della controparte ha lo scopo di colmare le lacune informative strutturali nel procedimento brevettuale e di garantire un’efficace tutela giuridica.

A tal fine è sufficiente che il richiedente presenti indizi plausibili di una violazione; non è richiesta una prova completa. L’illustrazione errata contenuta nella documentazione di marketing della convenuta è stata ritenuta sufficiente dal tribunale a tal fine. Allo stesso tempo, chiarisce che la divulgazione non è uno strumento generico di discovery, ma deve essere specifica, necessaria e proporzionata.

In applicazione di tali criteri, la Corte d’Appello ha notevolmente ridotto l’ambito della divulgazione disposta. La sezione locale aveva, tra l’altro, ordinato la presentazione dei disegni costruttivi completi per tutti gli impianti, anche in altre sedi, nonché di «altri documenti» a tal fine. La Corte d’Appello ha ritenuto tale disposizione sproporzionata: mancava un nesso sufficiente con gli elementi concretamente controversi, una motivazione del perché gli impianti di altre sedi dovessero essere rilevanti e una valutazione di mezzi meno invasivi.

È necessario solo ciò che è «strictly necessary». La Corte d’Appello chiarisce: le misure probatorie devono riferirsi esclusivamente a quanto necessario ai fini della decisione sulla controversia. Categorie generiche o aperte (ad es. «other materials») sono inammissibili.

È obbligatoria una differenziazione in base a specifici punti tecnici controversi. È degno di nota il fatto che la Corte d’Appello non abbia (ancora) approfondito ulteriormente questo punto nella presente decisione. Sebbene abbia limitato la portata dell’ordinanza di primo grado ai disegni costruttivi di un impianto, non l’ha limitata a disegni costruttivi specifici né a disegni costruttivi di determinate parti dell’impianto. Ciò nonostante abbia chiarito che la regola R 190 RoP richiede un nesso concreto tra la misura richiesta e i fatti a cui fa riferimento la ricorrente. Il sistema dell’UPC non prevede una divulgazione o una discovery generale, ma solo un accesso mirato e giustificato a prove specifiche (“R. 190 RoP non consente ricerche indiscriminate, ma richiede un nesso concreto tra la misura richiesta e i fatti addotti dalla parte richiedente. Ciò riflette la natura strutturata del sistema UPC, che non prevede una divulgazione o una discovery generale, ma solo un accesso mirato e giustificato a prove specifiche.”

Resta da vedere se la futura giurisprudenza inasprirà ulteriormente i requisiti a carico del richiedente e delle sue argomentazioni o se li manterrà così generosi.

Infine, la Corte d’Appello chiarisce che il divieto di autoincriminazione si applica solo entro limiti ristretti, poiché altrimenti l’art. 59 dell’UPCA e la regola 190 del RoP perderebbero «gran parte del loro effetto pratico». È interessante notare che la Corte d’Appello ha esaminato tale considerazione solo in relazione alle sanzioni di diritto pubblico, senza affrontare la questione della ripartizione dell’onere della prova: in che misura l’obbligo di produzione di prove equivale a un’autoincriminazione ai sensi dell’art. 59 UPCA?

In sintesi, va quindi osservato che chi presenta un’istanza di produzione di prove deve fornire indizi plausibili di una violazione, ma non la prova completa. Allo stesso tempo, l’ordinanza probatoria non deve costituire una «fishing expedition», ma deve essere concreta, necessaria e proporzionata:

1. Le misure possono essere adottate solo sulla base di affermazioni fondate e determinate e non devono avere carattere esplorativo o speculativo. Il regolamento di procedura richiede un nesso concreto tra la misura richiesta e i fatti su cui si basa la ricorrente.
2. La prova deve essere necessaria.
3. La misura deve essere proporzionata in un duplice senso: le prove richieste non devono essere ragionevolmente ottenibili dalla ricorrente mediante misure meno invasive e l’onere a carico della parte obbligata deve essere giustificato alla luce degli interessi in gioco (ponderazione degli interessi).