Effetti della Brexit sui marchi dell’Unione europea e sui disegni e modelli comunitari

In breve

Che cosa devo fare in quanto titolare di un marchio / disegno o modello?

Buone notizie. Tutti i marchi dell’Unione europea (EUTM) e tutti i disegni e modelli comunitari (CD) saranno clonati nel Regno Unito (UK). Non dovrete fare nient’altro a meno che…

  • una domanda per un EUTM o un CD sia pendente al 01/01/2021. In tal caso dovrete presentare una nuova domanda nel Regno Unito entro il 30/09/2021, vi è quindi ancora un po’ di tempo; oppure
  • possediate la registrazione di un EUTM o di un CD e non desideriate acquisire un diritto clonato del Regno Unito; in questo caso potrete rinunciare a tale diritto esercitando un “opt-out”.

 

Una guida completa alle “Guerre dei cloni”

Che cosa succede con i marchi dell’Unione europea e con i disegni e modelli comunitari?

I maggiori cambiamenti riguardano i marchi dell’Unione europea e i disegni e modelli comunitari.  A patire dal 01/01/2021 le registrazioni esistenti di marchi dell’Unione europea (EUTM) e di disegni e modelli comunitari (CD), naturalmente non saranno più valide per il Regno Unito.

Dall’EUTM ovvero dal CD verrà clonato un marchio nazionale ovvero un disegno o modello nazionale per il Regno Unito, che avrà la stessa data di deposito e di priorità dell’EUTM ovvero del CD. Possiederete quindi due diritti, mentre prima era uno solo. Il diritto dell’EUTM ovvero del CD e il diritto clonato del Regno Unito.

La clonazione avviene automaticamente e senza alcun costo.

I CD che sono attualmente soggetti a pubblicazione differita, dovrebbero essere pubblicati entro e non oltre il 31/12/2020 per garantire che il diritto clonato del Regno Unito venga creato automaticamente e senza il pagamento di tasse ufficiali.

Che cosa sono questi diritti clonati del Regno Unito e come vengono denominati?

I diritti clonati vengono denominati “marchio equivalente (UE)” e “marchio equivalente (RI)” (in caso di designazione internazionale della UE).

La clonazione di disegni e modelli è invece un po’ più complicata:

  • Un disegno o modello comunitario registrato sarà clonato come “disegno o modello ridepositato”.
  • Un disegno o modello internazionale esistente che designa la UE sarà clonato come “disegno o modello internazionale ridepositato”.
  • Un disegno o modello comunitario esistente non registrato sarà clonato come “disegno o modello comunitario non registrato prorogato”.
  • Disegni o modelli non registrati, che non rientrano nell’attuale regolamento britannico dei diritti sui disegni o modelli non registrati, saranno denominati come “disegno o modello non registrato supplementare”

Che cosa succede con EUTM o CD ancora in fase di registrazione al 01/01/2021?

Gli EUTM o i CD ancora in fase di registrazione al 31/12/2020 non saranno clonati.  Il titolare del diritto deve invece presentare entro il 30/09/2021 una nuova domanda per un marchio o un disegno o modello nazionale per il Regno Unito. La nuova registrazione nel Regno Unito avrà la stessa data di deposito e di priorità dell’EUTM o del CD.

Indipendentemente da ciò, le nuove registrazioni depositate nel Regno Unito seguiranno il proprio iter secondo la legge britannica.

Ho bisogno di un recapito o un rappresentante / agente di marchi / avvocato nel Regno Unito?

Non è immediatamente necessario indicare un indirizzo nel Regno Unito per la notifica in caso di diritti clonati del Regno Unito, ma sarà necessario a partire del 01/01/2024. Vi consigliamo comunque di provvedere al più presto.

Naturalmente, per diritti ridepositati nel Regno Unito sarà immediatamente necessario un indirizzo o un rappresentante nel Regno Unito.

Che cosa succede in caso di rinnovi di marchi e disegni o modelli clonati del Regno Unito?

Se il rinnovo scade il o prima del 31/12/2020, fate eseguire il rinnovo per il vostro EUTM o CD dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con effetto anche per il diritto clonato del Regno Unito. Ciò si applica anche se la data di rinnovo scadeva nei sei mesi precedenti il 31/12/2020 e l’EUTM è stato rinnovato entro il periodo di transizione.

Per tutti i rinnovi che scadranno il o dopo il 01/01/2021 (anche se sono già state pagate le tasse di rinnovo prima di questa data!) la registrazione clonata del Regno unito deve essere rinnovata separatamente dalla base UE, presso l’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (UKIPO). Il diritto clonato del Regno Unito ha la medesima data di rinnovo della sua base UE. L’UKIPO concede un’ulteriore dilazione di 6 mesi per il rinnovo del vostro marchio UK, per tutti i rinnovi in scadenza nel Regno Unito entro il 30/06/2021.

Che cosa succede con licenze rilasciate sulla base di EUTM o CD?

Se un EUTM o un CD esistenti al 31/12/2020 sono oggetto di una licenza, tale licenza è valida anche per i diritti clonati del Regno Unito, salvo diversamente stabilito dalle parti.

Che cosa devo fare per quanto riguarda l’uso idoneo e la reputazione del mio EUTM?

L’uso nei rimanenti Stati membri della UE (cioè tutti tranne il Regno Unito) nei cinque anni precedenti il 31/12/2020, che garantisce un uso idoneo dell’EUTM, viene considerato anche per valutare l’uso idoneo dei marchi clonati del Regno Unito. Lo stesso si applica per la valutazione della reputazione di un marchio clonato del Regno Unito prima del 31/12/2020. Dopo tale data l’uso e/o la reputazione nel Regno Unito e nella UE verranno trattati separatamente.

Che cosa succede in caso di iter EUIPO pendente?

Opposizioni contro la registrazione di un EUTM che al 01/01/2021 sono ancora pendenti, dovranno essere ripresentate contro il marchio ridepositato del Regno unito.

Qualora al 31/12/2020 sia pendente una richiesta di decadenza o di dichiarazione di nullità nei confronti di un EUTM o di un CD e l’EUTM o il CD vengano successivamente dichiarati nulli a seguito di tale richiesta, anche il diritto clonato del Regno Unito sarà dichiarato nullo (a condizione che i motivi di nullità si applichino anche nel Regno Unito).

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