Né la forma né il design del MAGNUM DOUBLE è protetto per se dalla legge Austriaca contro la concorrenza sleale. Il produttore del MAGNUM DOUBLE ha richiesto un provvedimento d’urgenza contro il gelato “Gelatelli DOUBLE” senza successo:
La protezione contro la contraffazione (secondo la Legge contro la Concorrenza Sleale – UWG) presuppone per il caso dell’inganno evitabile dell’origine che il prodotto o la sua confezione creino un’indicazione di origine. Il fattore decisivo in questo caso è se il prodotto del ricorrente ha un carattere distintivo, vale a dire se le sue caratteristiche sono idonee a richiamare l’attenzione del pubblico interessato sulla sua origine commerciale.
La ricorrente vende gelati MAGNUM DOUBLE:
La convenuta commercializza anche un ghiacciolo con il proprio marchio Gelatelli con la denominazione Gelatelli DOUBLE. Come il MAGNUM, il gelato Gelatelli ha anche un corpo ovale che ha la stessa struttura a triplo strato come il prodotto del richiedente e viene offerto con gli stessi gusti. La forma ovale di un corpo gelato a triplo strato è dovuta per ragioni legate alla produzione.
I tribunali di grado inferiore hanno emesso un’ingiunzione interlocutoria che ha vietato al convenuto di produrre, offrire e commercializzare gelati di forma tale da creare confusione con la denominazione “DOUBLE”.
La Corte Suprema ha accolto il ricorso della convenuta nella decisione 4Ob 80/19x del 5/7/2019:
Nell’interesse della libera concorrenza, deve essere applicato il principio della libertà di imitazione. L’offerta di un’imitazione può, tuttavia, essere sleale se si aggiungono circostanze speciali sotto forma di comportamento sleale da parte del concorrente, come per esempio copiare il prodotto direttamente o creare un inganno evitabile di origine.
Generalmente, la caratteristica di una contraffazione è che l’imitazione viene effettuata attraverso un processo di riproduzione prevalentemente tecnico, con un risparmio sui costi, vale a dire che l’imitazione viene copiata. Nel caso concreto ciò non avviene.
La protezione contro la contraffazione ai sensi del diritto della concorrenza sleale in caso di inganni di origine evitabili presuppone che il prodotto della parte lesa crei un’indicazione di origine per la propria impresa. Il fattore decisivo in questo caso è se il prodotto del ricorrente ha un carattere distintivo, vale a dire se la forma concreta o alcune caratteristiche sono adatte a richiamare l’attenzione del pubblico sulla sua origine commerciale o sulle sue caratteristiche particolari.
Per creare un’idea di origine, è generalmente richiesta la creazione di un’immagine commemorativa da parte del pubblico. Non vi è originalità concorrenziale se il pubblico non attribuisce le caratteristiche distintive del prodotto ad un particolare produttore o prodotto.
La forma ovale e la struttura multistrato di MAGNUM DOUBLE non hanno carattere individuale. Lo stesso vale per la denominazione “DOUBLE”, che è solo descrittiva ed è solo secondaria rispetto al marchio chiaramente visibile “MAGNUM”. Non rimangono quindi elementi di design rilevanti che sono stati adottati e che hanno un carattere individuale.
Inoltre, un inganno di origine può essere eliminato con una marcatura di imitazione chiaramente visibile e differente dal prodotto originale. Con riguardo al prodotto della convenuta che è stato lamentato il marchio “Gelatelli” è chiaramente visibile, motivo per il quale anche per questa ragione non c’è pericolo di confusione.