Verwendung einer fremden Bildmarke in einer virtuellen Geldbörse

Relativierung der Mazda-Logo-Entscheidung (17Ob28/08d) – die bleibt aber bedeutend.

Grundsätzlich erlaubt § 10 Abs 3 Z 3 MSchG – als Schutzschranke – einen verweisenden Markengebrauch vor allem als erforderliche Bestimmungsangabe, das heißt als Verweis auf eine besondere Zusatzfunktion der eigenen Ware oder Dienstleistung, zB als Zubehör bzw Ersatzteil oder als Service- bzw Zusatzdienstleistung für das gekennzeichnete Produkt des Markeninhabers, sofern keine Funktionsbeeinträchtigung der Marke sowie keine unlautere Geschäftspraktik vorliegt.

In der Mazda-Logo-Entscheidung hatte der OGH klargestellt, dass die Nutzung einer Bild- oder Wortbildmarke im Regelfall nicht erforderlich ist, die Bestimmung der eigenen Waren oder Dienstleistungen (dort: Chiptuning für Mazda-Fahrzeuge) anzugeben und daher unzulässig ist, wenn das Publikum auch durch Verwendung des Wortzeichens alleine hinreichend über die Bestimmung informiert werden kann.

Auf dieser Grundlage hat die Klägerin, die den „Jö-Bonusclub“ betreibt und dazu Jö-Kundenkarten ausgibt, die Betreiberin einer Smartphone-App geklagt. In dieser App können Nutzer ihre Kundenkarten verschiedener Anbieter speichern und verwalten und über ihr Smartphone verwenden. In der App kann die jeweilige virtuelle Kundenkarte aufgerufen werden. Zur Auswahl der vom Nutzer anzulegenden Kundenkarten verwendet die Beklagte in der App eine Auflistung der verfügbaren Unternehmen, die in der Regel unter Abbildung ihrer Marke dargestellt werden. Die Klägerin beantragte die Erlassung einer einstweiligen Verfügung, mit der der Beklagten verboten werden soll, die Klagsmarken innerhalb ihrer App als Hinweis für die angebotenen Mobile-Wallet-Dienste zu benutzen.

Die ersten zwei Instanzen erließen eine einstweilige Verfügung. Der Oberste Gerichtshof wies dagegen den Sicherungsantrag ab (OGH 22.12.2020, 4Ob205/20f):

Nach § 10 Abs 3 Z 3 MSchG gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke zu Zwecken der Identifizierung von oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke, insbesondere wenn die Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware oder einer Dienstleistung, beispielsweise als Zubehör oder Ersatzteil, erforderlich ist, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel entspricht.

Diese leicht modifizierte Neuformulierung geht auf die Markenrechtsnovelle 2018 zurück. Der „insbesondere-Hinweis“ ist nunmehr eine Hervorhebung der Bestimmungsangabe als Musterbeispiel für einen verweisenden Markengebrauch. Dementsprechend muss ein solcher Markengebrauch in seiner Art und Weise sowie in seinem Ausmaß weiterhin „erforderlich“ sein. Der Umformulierung kann aber dennoch das Bestreben einer gewissen Öffnung des Ausnahmetatbestands dahin entnommen werden, dass der zulässige verweisende Markengebrauch nicht unbedingt auf das praktisch einzige bzw alternativlose Mittel zur verständlichen und vollständigen Information des Publikums eingeschränkt werden muss.

Außerdem geht aus der Rechtsprechung des EuGH hervor, dass der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens dann nicht widersprechen kann, wenn diese Benutzung keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Die herkunftshinweisende Funktion der Marke sei beeinträchtigt, wenn für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Nutzer nicht oder nur schwer zu erkennen sei, ob die beworbenen Waren oder Dienstleistungen vom Markeninhaber stammten oder nicht. Die Werbefunktion der Marke sei beeinträchtigt, wenn der Markeninhaber in seiner Möglichkeit, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen, nachteilig beeinflusst werde.

Im letzten Satz des § 10 Abs 3 MSchG findet sich noch eine Schranken-Schranke. Danach besteht die Duldungspflicht des Markeninhabers nur für solche Benutzungshandlungen, die den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe und Handel entsprechen. Diese Wendung nimmt auf lautere Geschäftspraktiken Bezug.

Zusammenfassend erlaubt § 10 Abs 3 Z 3 MSchG – als Schutzschranke – somit einen verweisenden Markengebrauch vor allem als erforderliche Bestimmungsangabe, das heißt als Verweis auf eine besondere Zusatzfunktion der eigenen Ware oder Dienstleistung, zB als Zubehör bzw Ersatzteil oder als Service- bzw Zusatzdienstleistung für das gekennzeichnete Produkt des Markeninhabers, sofern keine Funktionsbeeinträchtigung der Marke sowie keine unlautere Geschäftspraktik vorliegt.

Im Anlassfall ist die Einbindung der Jö-Kundenkarte in die App der Beklagten unter Verwendung der Wort-Bild-Marken der Klägerin zur Auswahl der Jö-Kundenkarte aus einer Vielzahl von anderen Kundenkarten ein Verweis auf eine Zusatzdienstleistung der Beklagten und damit eine Bestimmungsangabe im Sinn des § 10 Abs 3 Z 3 MSchG, die in der konkreten Ausgestaltung zulässig ist und keine unlautere Geschäftspraktik begründet.