In mancanza di altre sentenze, fino ad ora la prassi ricorreva alla sentenza “Orange-book” della Corte di cassazione tedesca (BGH) sui brevetti essenziali per l’applicazione di una norma tecnica. Ora, la Corte di Giustizia Europea (CGCE) ha cambiato il regime:
L’azione inibitoria proposta nei confronti di un contraffattore dal titolare di un brevetto essenziale per l’applicazione di una norma tecnica e che si trovi in posizione dominante può, a certe condizioni, costituire un abuso di posizione dominante.
Il titolare del brevetto, che si sia in precedenza impegnato a concedere a terzi una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, deve, prima di esperire l’azione per la cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o per il richiamo dei prodotti fabbricati utilizzando tale brevetto, trasmettere al presunto contraffattore una proposta concreta di licenza.
Il diritto dell’Unione mira a garantire l’esercizio dei diritti esclusivi collegati a un brevetto, preservando al contempo il libero gioco della concorrenza. Per quanto riguarda i rapporti tra tali due obiettivi, la Corte ha già precisato che l’esercizio di tali diritti esclusivi fa parte delle prerogative del titolare, con la conseguenza che tale esercizio, quand’anche provenga da un’impresa in posizione dominante, non può costituire di per sé un abuso. È solo in circostanze eccezionali che l’esercizio del diritto esclusivo può dare luogo a un abuso di posizione dominante.
Il contenzioso fra la Huawei e la ZTE però riguarda un «brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica» (BEN), vale a dire un brevetto il cui sfruttamento è indispensabile per ogni concorrente che intenda fabbricare prodotti conformi alla norma tecnica cui esso è collegato. Dall’altro lato, il brevetto ha ottenuto lo status di BEN soltanto perché la Huawei ha dichiarato dinanzi all’organismo di normalizzazione la sua irrevocabile disponibilità ad accordare a terzi licenze a condizioni FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), vale a dire a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
La Huawei è titolare di almeno uno dei 4.700 brevetti essenziali sulla «Long Term Evolution» (LTE) ed ha lanciato un’azione per contraffazione contro la ZTE. Il gruppo ZTE commercializza prodotti funzionanti sulla base della norma tecnica «Long Term Evolution», in tal modo sfruttando il brevetto della Huawei senza tuttavia versarle alcun corrispettivo. Mediante la sua azione, la Huawei chiedeva la cessazione della contraffazione, il richiamo dei prodotti, la presentazione di dati contabili, nonché il risarcimento dei danni. In precedenza, la Huawei e la ZTE avevano avviato discussioni sulla contraffazione e sulla possibilità di concludere un contratto di licenza a condizioni FRAND, senza tuttavia pervenire a un accordo.
Nella sentenza C-170/13 del 16 Luglio 2015, la Corte distingueva le azioni inibitorie o per il richiamo di prodotti da quelle volte ad ottenere la presentazione di dati contabili e il risarcimento dei danni.
Per quanto riguarda il primo tipo di azioni, la Corte dichiarava che il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si sia irrevocabilmente impegnato nei confronti di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni FRAND, non abusa della sua posizione dominante quando esperisce un’azione per contraffazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, laddove:
‒ prima di esperire l’azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della contraffazione addebitatagli, indicando il brevetto interessato e specificando il modo in cui esso è stato contraffatto, e, dall’altro, abbia trasmesso a tale contraffattore, dopo che quest’ultimo ha espresso la sua volontà di stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, una proposta di licenza concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando il corrispettivo e le sue modalità di calcolo, e
‒ il presunto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto, non abbia dato seguito a tale proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede, circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l’assenza di ogni tattica dilatoria.
La Corte dichiarava che il presunto contraffattore, non avendo accettato la proposta del titolare del BEN, può eccepire il carattere abusivo di un’azione inibitoria o per richiamo di prodotti soltanto qualora sottoponga al titolare del BEN, entro un breve termine e per iscritto, una controproposta concreta rispondente alle condizioni FRAND.
Per quanto riguarda le azioni per ottenere il risarcimento dei danni, la Corte dichiara che il divieto di abuso di posizione dominante non impedisce a un’impresa in posizione dominante e titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si è impegnata dinanzi a tale organismo a concedere in licenza a condizioni FRAND, di esperire un’azione per contraffazione contro il presunto contraffattore del suo brevetto volta ad ottenere dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o il risarcimento dei danni derivanti da tali atti. Tali azioni non hanno conseguenze dirette sull’immissione o sul mantenimento nel mercato di prodotti conformi alla norma tecnica fabbricati da concorrenti.
Nonostante che la presente sentenza certamente non abbia migliorato la posizione dei proprietari di brevetti essenziali, comunque apre delle possibilità strategiche interessanti.