La denominazione sociale vince solo nel campo in cui veniva usato contro un marchio
Nel 2001 il sig. Gilbert Szajner ha chiesto la registrazione del marchio dell’Unione LAGUIOLE per numerosi prodotti e servizi, registrazione che gli è stata concessa nel 2005. La Forge de Laguiole, società francese nota per la sua coltelleria, ha chiesto l’annullamento del marchio LAGUIOLE. La Forge de Laguiole fa valere che la sua denominazione sociale le conferisce il diritto di vietare l’utilizzo di un marchio più recente. Nel 2011 l’EUIPO ha accolto la domanda della Forge de Laguiole a causa dell’esistenza di un rischio di confusione tra la denominazione di tale società e il marchio LAGUIOLE. Esso ha quindi dichiarato nullo il marchio LAGUIOLE (salvo per quanto concerne i servizi legati alle telecomunicazioni). Il sig. Szajner ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’UE al fine di ottenere l’annullamento della decisione dell’EUIPO.
Con sentenza del 21 ottobre 2014, il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione dell’EUIPO. Infatti, esso ha confermato l’annullamento del marchio LAGUIOLE unicamente per i prodotti rientranti in determinati settori, quali la coltelleria e le posate. Per contro, il Tribunale ha deciso, contrariamente all’EUIPO, di mantenere il marchio LAGUIOLE per gli altri prodotti e servizi fatti valere, considerando che la Forge de Laguiole non aveva effettivamente esercitato alcuna attività in tali settori. Non soddisfatto della sentenza del Tribunale, l’EUIPO, sostenuto dalla Forge de Laguiole, ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per chiederne l’annullamento.
Con sentenza C-598/14 P del 5 aprile 2017, la Corte conferma la sentenza del Tribunale.
La Corte considerava che, sebbene il Tribunale non abbia esplicitamente menzionato, in via preliminare, i criteri con riferimento ai quali le attività effettivamente esercitate dalla Forge de Laguiole dovevano essere determinate, esso ha tenuto conto espressamente, nell’esaminare tali attività, non soltanto della natura dei prodotti in questione, bensì anche della loro destinazione, del loro uso, della clientela cui sono destinati e delle loro modalità di distribuzione.
La Corte ne concludeva che il Tribunale ha correttamente determinato le attività effettivamente esercitate dalla Forge de Laguiole e ha quindi giustamente limitato l’annullamento del marchio LAGUIOLE ai prodotti riconducibili a tali attività (vale a dire i prodotti rientranti in determinati settori, quali la coltelleria e le posate).