Farbmarken: BGH: „Gelb für Langenscheidt“ vs OGH: „Kein Gelb für österr Post“ und „Kein Roter Koffer für Hilti“. Erklärung: Auf den Markt kommt es an!

BGH-Urteil vom 18. September 2014 – I ZR 228/12 –  Link zum Volltext

Der BGH hat entschieden, dass die gelbe Verpackung und die in Gelb gehaltene Werbung eines Unternehmens, das Sprachlernsoftware vertreibt, die Farbmarke der Klägerin, die die Langenscheidt-Wörterbücher herausgibt, verletzt. Eine weitere Entscheidung im Bereich der Farbmarke, diesmal aber zur Verletzung und solche sind – anders als solche zur Frage der Registrierbarkeit – rar; daher berichtenswert:

Langenscheidt ist Inhaberin der kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragenen deutschen Farbmarke „Gelb“ für zweisprachige Wörterbücher in Printform. Die Beklagte bietet in Deutschland seit April 2010 Sprachlernsoftware für 33 Sprachen in einer gelben Kartonverpackung an, auf der als Kennzeichen in schwarzer Farbe eine aus ihrer Unternehmensbezeichnung abgeleitete Wortmarke sowie eine blaue, als halbrunde Stele ausgeformte Bildmarke angebracht sind. Sie bewirbt ihre Produkte in ihrem Internetauftritt sowie im Fernsehen unter Verwendung eines gelben Farbtons.

Obschon die Löschung der Farbmarke – erfolglos geblieben beim Deutschen Patent und Markenamt und beim Bundespatentgericht – beim BGH nach wie vor anhängig ist (Aktenzeichen I ZB 61/13, Verhandlungstermin: 23. Oktober 2014), entschied der BGH im Verletzungsstreit: Der BGH hat eine Aussetzung abgelehnt und die Auffassung des Berufungsgerichts bestätigt, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen der Farbmarke und der von der Beklagten verwendeten Farbe besteht: Die Beklagte verwende den gelben Farbton in Art einer Marke, sodass, obschon der Verkehr die Verwendung einer Farbe im Regelfall als Gestaltungsmittel und nur ausnahmsweise als Marke auffasst, gegenständlich eine Verletzung angenommen wurde. Das vor dem Hintergrund, dass auf dem deutschen Markt der zweisprachigen Wörterbücher Farben die Kennzeichnungsgewohnheiten prägen würden. Dies strahlt nach dem BGH auch auf den Markt benachbarter Produkte aus, zu denen die Sprachlernsoftware der Beklagten gehört, sodass das Publikum auch in diesem Produktbereich die von der Beklagten großflächig und durchgängig verwendete Farbe „Gelb“ als Produktkennzeichen verstehen würde.

Die gelbe Farbmarke, die aufgrund langjähriger Verwendung kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen ist, verfügt nach dem BGH über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die von den Parteien vertriebenen Produkte – Wörterbücher und Sprachlernsoftware – und die von ihnen verwendeten Gelbtöne sind zwar nicht identisch aber hochgradig ähnlich. Obwohl die Beklagte auch ihre Wortmarke und ihr blaues Logo auf ihren Verpackungen und in der Werbung verwendet, sieht der Verkehr nach Ansicht des BGH in der gelben Farbe ein eigenständiges Kennzeichen, sodass für die Frage der Zeichenähnlichkeit isoliert auf den gelben Farbton abzustellen sei.

Damit nicht überraschend das Ergebnis des BGH: Bei hochgradiger Waren und Zeichenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke sind die Voraussetzungen der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr erfüllt.

Dem Gegenüber:

OGH-Urteil vom 6.7.2004, 4 Ob 136/04k – Link zum Volltext

Die klagende österreichische Post scheiterte gegen die Swiss Post International im Streit über Gelb – und zwar an der Verwechslungsgefahr:

Nach dem festgestellten Sachverhalt hat die Beklagte für das beanstandete Inserat keinen mit dem für die Klägerin registrierten Farbton identischen Farbton verwendet. Verwechslungsgefahr kann nur entstehen, wenn das geschützte Zeichen als Herkunftshinweis verwendet wird. Ebenso wie Farbmarken, die mit dem Erscheinungsbild der Ware verschmelzen, nicht zwingend als Herkunftshinweis aufgefasst werden (4 Ob 222/03f – Juvina-Flasche), wird auch eine in einer komplexeren Gestaltung verwendete Farbe nicht eindeutig und unmittelbar mit der Herkunft der Ware in Verbindung gebracht. Zwar ging der OGH davon aus, dass die gelbe Farbe im Inserat nicht nur dekorativ sei. Insoweit wirkt die Farbe daher als Herkunftshinweis.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist damit noch nicht beantwortet. Ob Verwechslungsgefahr besteht, richtet sich nach dem Gesamteindruck, den der Durchschnittsverbraucher gewinnt. Dabei ist die Verwechslungsgefahr um so größer, je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist. Für Farbmarken kann insoweit nichts anderes gelten; auch für sie gelten die allgemeinen Regeln der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach Gesamteindruck und Verständnis des Durchschnittsverbrauchers. Bei der vollständigen Aufnahme einer älteren Marke in ein jüngeres Zeichen ist Zeichenähnlichkeit regelmäßig auch dann anzunehmen, wenn noch andere Bestandteile vorhanden sind, so dass – sofern auch die Waren oder Dienstleistungen ähnlich sind – die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Keine Verwechslungsgefahr besteht allerdings dann, wenn das in das jüngere Zeichen aufgenommene ältere Zeichen gegenüber den anderen, den Gesamteindruck prägenden Bestandteilen gänzlich in den Hintergrund tritt. Das muss auch dann gelten, wenn das geschützte Zeichen nicht in eine jüngere Marke aufgenommen wird, sondern ein ihm ähnliches Zeichen – wie hier – Bestandteil eines auch aus anderen Gestaltungselementen bestehenden Inserats ist. Auch in diesem Fall kommt es darauf an, welche Bestandteile den Gesamteindruck prägen.

Und hier der entscheidende – wenn auch diskutable – Unterschied zum BGH-Erkenntnis: Blickfang des von der Beklagten gestalteten Inserats ist die „schweizerisch verfremdete“ Darstellung des Riesenrades und der damit im Einklang stehende Text. Damit wird in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise klargestellt, dass die Schweizer Post für ihren Marktauftritt in Österreich wirbt. Die gelbe Hintergrundfarbe unterstreicht in diesem Zusammenhang nur, dass es sich um eine Post handelt; ein wie immer gearteter Zusammenhang mit der österreichischen Post wird durch Bild und Text ausgeschlossen. Das auch vor dem Hintergrund, dass allgemein bekannt ist, dass „die Post“ in (fast) ganz Europa die Farbe  Gelb verwendet.

OGH-Urteil vom 11.03.2008, 17 Ob 2/08f – Link zum Volltext

Zum roten HILTI-Koffer hielt der OGH fest, dass die Schutzfähigkeit der in Frage stehenden österreichischen Marke vom Gericht als Vorfrage im Verletzungsstreit selbständig zu prüfen ist und die Eintragung einer Marke im Markenregister für die Zivilgerichte keine rechtliche Bindung begründet. Im Sicherungsverfahren ist eine Entkräftung der durch die Markenregistrierung begründeten Bescheinigung der Verkehrsgeltung durch Gegenbescheinigungsmittel des Antragsgegners grundsätzlich möglich. Der OGH weiter: Da Farben und Farbverbindungen zu den wichtigsten und gebräuchlichsten Werbemitteln gehören, nimmt die Rechtsprechung dafür ein bedeutendes Freihaltebedürfnis des Geschäftsverkehrs an. Dies gilt für den selbständigen Ausstattungsschutz ebenso wie für den Markenschutz; Freihaltebedürfnis, Kennzeichnungskraft und Verkehrsgeltung stehen bei der Beurteilung in einer Wechselbeziehung: Je größer das Freihaltebedürfnis und je geringer die Kennzeichnungskraft, desto höher muss die Verkehrsgeltung sein, um einen Schutz zu rechtfertigen.

In seiner bisherigen Rechtsprechung (zum Ausstattungsschutz) hatte der OGH eine Verkehrsdurchsetzung der Farben Blau-Weiß für Tankstellen einer bestimmten Benzinmarke bei einem Zuordnungsgrad von 85 % aller PKW-Besitzer in Österreich angenommen (4 Ob 335/73 – Aral) und die Verkehrsgeltung eines roten Sonderfarbtons für juristische Fachwerke bei einem Zuordnungsgrad von mehr als 90 % bejaht (4 Ob 28/97i – MANZ – Rot). Für die Farbe Blau mit einem den Farben Blau-Weiß und Rot vergleichbar großem Freihaltebedürfnis bei gleichfalls geringer Kennzeichnungskraft war ein Zuordnungsgrad von 65 % der angesprochenen Verkehrskreise zu einem bestimmten Unternehmen und dessen Produkten im Zusammenhang mit Wasserrohren nicht ausreichend, um eine Verkehrsgeltung zu Gunsten der dortigen Klägerin zu begründen (4 Ob 126/01k – Das blaue Rohr).

Und dann der entscheidende Unterschied zur BGH-Langenscheidt-Entscheidung: Die konturlose Farbmarke der Klägerin für Werkzeugkoffer, sei, wenn überhaupt, nur äußerst gering originär kennzeichnungskräftig, wird doch die Signalfarbe Rot im geschäftlichen Verkehr nahezu inflationär als dekoratives Element auch für Waren und deren Verpackung verwendet und damit nicht in erster Linie als Herkunftshinweis verstanden. Der nach dem bescheinigten Sachverhalt erzielte Zuordnungsgrad der Farbe zu einem einzigen Unternehmen von nur wenig mehr als der Hälfte der Befragten reicht nach den zuvor dargestellten Grundsätzen der Rechtsprechung auch nicht aus, Kennzeichnungskraft infolge Verkehrsgeltung für die beanspruchte Farbe zu Gunsten der Klägerin annehmen zu können. Zu berücksichtigen ist dabei die häufige Verwendung der Farbe im Geschäftsverkehr und das damit verbundene allgemeine Interesse an der Verfügbarkeit dieser beliebten Farbe, das nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck kommt, dass die Erstbeklagte sämtliche von ihr verkauften Werkzeuge bestimmter Größe in einem einzigen roten Systemkoffer verpackt.

Mangels Schutzfähigkeit der Farbmarke lag somit – wieder wenig überraschend – kein Markeneingriff vor.